본 장은 1997년 7월15일 최종적으로 변경되었읍니다
상표는 자기의 상품과 다른 영업자의 상품과를 구별하게 하는 기호, 문자, 도형 또는 이들의 결합으로 이루어지거나 이들과 색채가 결합된 것이며, 자기의 상품과 다른 영업자의 상품과를 구별하게 하는 힘 즉 식별력을 가지고 있어야 하므로 다음과 같은 식별력이 없는 상표는 등록될 수 없다.
출원된 상표가 식별력을 갖추고 있더라도 공익적인 이유 또는 타인의 상표권과의 관계를 조정하기 위하여 다음과 같은 상표는 등록되지 아니한다.
상표는 상품에 사용하는 물적표시이며, 특허청의 심사와 등록을 거쳐 독점적인 상표권으로 상표법상의 보호를 받으며, 상호는 기업의 동일성을 나타내는 인적표시이며, 등기여부에 관계없이 상법상의 보호를 받는다. 타인의 상호를 자기의 상표로 선택하여 상표등록출원하여 등록받는 것은 예외적인 경우를 제외하고는 원칙적으로 허용된다. 예외적인 경우는 다음과 같다.
또한 타인의 상호를 자기의 상표로 등록받은 경우 타인이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 등록상표권의 효력이 미치지 않으나, 상표권등록이 있은후 타인이 부정경쟁의 목적으로 자기의 상표를 사용하는 경우에는 등록상표권의 효력이 미친다
특허청 별지 제1호서식인 상표등록출원서 정본 및 부본 1통, 상표견본 10통을 붙인 서면 1통, 위임장 ( 대리인이 있는 경우 )이 필요하며, 상표등록출원서의 기재사항중 상품류구분 및 지정상품란에는 상표법시행규칙 별표1호의 상품류구분 중 하나의 상품류 구분내에서 1이상의 상품을 지정(이때의 상품을 지정상품이라 부른다)하여 기재하여야 한다
하나의 상표등록출원서에는 하나의 상표출원만을 인정하며, 하나의 상표는 하나의 상품류구분내의 상품을 지정상품으로 하여 출원하여야 한다. 세계적인 추세는 다류1출원을 인정하고 있으나, 현재 대한민국은 행정목적상 1류1출원만이 인정되며 1류내에서의 지정상품의 수에는 제한이 없다
상표권의 발생에 관한 각국의 제도는 크게 상표사용사실로부터 근거를 찾는 사용주의와 상표등록사실로부터 근거를 찾는 등록주의로 대별할 수 있다. 대한민국의 상표법은 권리의 안정성 및 제도운영의 편의성 등을 이유로 등록주의를 근간으로 하고 있다
따라서, 특허청에 출원된 상표중 심사를 거쳐 등록된 상표만이 독점적인 상표권으로 상표법상의 보호를 받으며, 등록되지 않은 상표의 사용은 자유이나 상표법상의 상표권으로 보호받지는 못한다. 즉 제3자의 동일 유사한 상표의 사용을 금지할 수 없으며, 민형사상의 조치를 취할 수 없다 물론 등록하지 않은 상표라도 수요자간에 저명한 상표인 경우 부정경쟁방지법상의 제한적인 보호를 받을 수는 있다
상표의 유사란 대비되는 두 상표가 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 상품의 출처에 관하여 일반수요자가 오인 혼동을 일으키는 염려가 있는 것을 말한다. 상표가 유사하기 위하여는 원칙적으로 상표의 속성인 외관형상이 유사하거나 (예: HOP 와 HCP) 호칭이 유사하거나 (예: NHK 와 MHK) 또는 의미가 유사 (예: 왕 과 KING) 하여야 한다
두 상표를 대비할 때에는 시간과 장소를 달리하여 관찰한 경우 두 상표를 대하는 일반수요자가 두 상표를 혼동하는가 (이격적관찰) , 또한 상표의 일부분이 아닌 전체적으로 관찰하여 두 상표가 혼동되는가 (전체관찰)를 원칙으로 하여 상표의 구성결합이 부자연스러운 것에 대하여는 상표구성을 분리하여 각각에 대하여 관찰하여 두 상표가 혼동되는가 (분리관찰), 또한 상표가 지정상품에 대하여 어떻게 사용되는가 보다는 상표구성 자체만을 관찰하여 두 상표가 혼동되는가 (객관적관찰) 가 원칙적인 상표유사 판단방법이다
지정상품의 유사는 대비되는 두 상품의 객관적인 속성, 즉 상품의 품질 용도 원재료 제조방법의 공동성 제조장소나 판매점 등이 현실로 공통되는가에 따라 거래사회에서 현실적으로 두 상품이 오인 혼동을 일으킬 염려가 있는지를 판단하여야 한다
상표와 상품의 유사여부는 판단자의 주관, 시대상황 등에 따라 결론이 달라질 수 있는 상대적 불확정적 개념이기 때문에 상표법의 취지에 따라 합목적적으로 판단되어야 한다. 지정상품이 동일 유사하지 않는 한 상표의 오인 혼동의 발생될 염려가 없으므로 상표의 유사판단의 전제로 지정상품이 유사한지의 여부가 판단되어야하며, 상표등록절차에 관한 대다수의 문제는 상표 및 지정상품의 유사문제이므로 상표법에 정통하며 경험이 많은 상표변리사의 도움을 얻는 것이 바람직하다
상표등록출원 후 등록되기까지는 현재 1년이상이 소요되고 있으며, 등록된 상표권은 독점배타적인 강력한 상표권으로 보호받을 수 있으나, 등록되기까지는 제3자의 사용을 배제할 수 있는 방법이 없다. 상표는 선택적인 행위이고 따라서 창작행위인 특허와는 달리 출원공고후에도 임시보호권 등이 인정되지 않으므로, 상표권이 등록에 의해서 발생하지 않는 한 어떠한 권리도 인정되지 않는다
물호느 상표출원이라는 사실로부터 발생하는 절차적인 권리, 예를들면 해외출원하는 경우 우선권을 인정받을 권리 또는 출원중인 상표를 양도할 권리 등, 는 자연적으로 얻어지나, 제3자의 직접적인 침해를 배제할 수 있는 독점적인 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다
동일 유사한 상품에 대하여 동일 유사한 상표를 사용하는 자가 2인 이상이 되는 경우에는 대한민국 특허청에 먼저 출원한 자만이 등록을 받을 수 있다 (선원주의) 이에 반하여 먼저 상표를 사용한 자에게 상표권을 허여하는 선사용주의를 채택하고 있는 국가(예를들면, 미국)도 있으나, 대한민국은 입증의 용이함 심사의 간편성으로 신속한 권리화가 가능하다는 등의 이유로 선원주의를 채택하고 있으며 이는 세계적인 추세이다
따라서, 최근 상표의 중요성 및 국제화추세를 고려할 때, 신상품기획단계에서 상표의 전정과 이에따른 출원행위는 안정적인 상표권을 획득하기 위한 우선적으로 필요한 전략이라 할 것이다
상표권자는 자기의 등록상표(기본상표라고 부른다)와 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 상품류구분의 상품에 사용하는 상표에 대하여 연합상표등록출원을 한 경우에 한하여 상표등록을 받을 수 있다. 연합상표등록출원에 의하여 등록된 연합상표는 연합관계가 있는 상표와 분리하여 이전할 수 없는 점을 제외하고는 독립의 상표권과 다를 바가 없는 독립성을 가진 상표이다
연합하고자 하는 상표는 기본상표와 동일 상품류구분내의 상품을 지정상품으로 하여야 하며, 동일류구분내에만 속하면 비유사상품을 지정하는 것도 무방하고, 반대로 동일 상품류구분내의 상품이 아니면 유사상품이라도 연합상표로 등록이 허용되지 않는다. 또한 기본상표의 지정상품과 연합상표의 지정상품과는 중복되어도 무방하다
또한, 연합상표에 대한 연쇄적이고 게속적인 연합상표출원도 가능하며, 이러한 연합상표제도를 활용하여 기본상표의 권리범위를 계속적으로 확대하고자 하는 기업상표전략이 빈번하여 실질적으로 상표를 사용하고자 하는 자의 상표선택권을 부당하게 제한한다는 비판이있다
상표권자 또는 상표등록출원인은 등록상표 또는 출원중인 상표의 지정상품과 동일 상품류 구분내의 상품에 대하여 지정상품추가등록출원을 하여 지정상품을 추가등록받을 수 있다. 지정상품추가등록출원은 기본되는 상표에 대한 출원과는 별개로 독립하여 심사관에 의해 심사되나 지정상품추가등록출원의 등록은 새로운 등록번호가 부여되는 것이 아니고 원등록이 그대로 적용되며 단지 지정상품만이 추가된다
상표등록출원에 대하여 심사관이 심사한 결과 그 출원에 대하여 법정된 거절이유를 발견할 수 없거나 심사관의 거절이유통지에 대한 의견서 및 보정서를 통하여 거절이유가 극복된 경우에는 상표등록사정을 하기에 앞서 해당 상표출원의 내용을 공고하여 일반인으로 하여금 등록에 대한 이의신청의 기회를 주어 심사의 협력을 구하는 제도이다. 출원공고를 통하여 심사관의 자의적인 판단을 견제하며, 타인이 상표를 선택할 때 동일 유사한 상표의 선택을 방지할 수 있다
상표는 창작행위가 아닌 선택행위이므로 구특허제도에서와 같은 임시보호권은 주어지지 않으며, 상표권으로 설정등록되기 까지는 출원인을 위한 특별한 보호조치가 없다. 최근 일본은 상표법을 개정하여 출원공고에 의한 이의신청제도를 폐지하고, 상표권설정등록후 이의신청제도로 대체하여 상표권설정이 조기에 가능하도록 상표법을 개정한 바있다
출원공고된 상표등록출원의 내용에 이의가 있는 자가 일정한 사유를 들어 심사관에게 거절사정할 것을 요구하는 것으로 출원공고 후 30일이내에 이의신청할 수 있다. 심사관의 이의신청에 대한 결정에는 불복할 수 없으며, 이의신청인의 주장이 받아들여지지 않은 경우 이의신청인은 상표무효심판을 통하여 등록된 권리의 무효를 주장할 수 있고, 또한 이의신청인의 주장이 받아들여져서 상표등록출원이 거절사정된 경우에는 상표등록출원인은 심사관의 거절사정에 대한 불복하는 항고심판을 청구할 수 있다
최근 일본은 상표법을 개정하여 출원공고에 의한 이의신청제도를 폐지하고, 상표권설정등록후 이의신청제도로 대체하여 상표권설정이 조기에 가능하도록 상표법을 개정한 바있다. 상표권의 조기권리화와 이의신청율의 저조함을 고려할 때, 일본의 상표법 개정은 우리에게 시사하는 바가 크다
심사관은 상표등록출원에 대하여 법정된 거절이유를 들어 거절예고를 통지하고 출원인에 대하여 의견서 또는 보정서의 제출을 통한 거절이유를 극복하기위한 기회를 주며, 그럼에도 불구하고 거절이유를 해소하지 못한 경우 거절사정결정을한다. 그러나, 이러한 심사관의 결정은 해당 상표등록출원의 등록성에 대한 최종적인 확정은 아니며, 출원인에게는 불복의 기회가 주어진다
출원인은 심사관의 거절사정에 대하여 불복하는 항고심판을 특허청항고심판소에 청구할 수 있고, 출원인의 항고심판청구이유가 항고심판소에 의해 받아들여지면, 상표등록을 받을 수 있다. 물론 항고심판소에 의해서도 기각심결을 받는 경우, 그 심결이 법령에 위반된 것을 이유로 하는 경우에 대법원에 상고할 수 있다
심사관에 의해 등록사정된 상표출원에 대하여는 일시불의 등록료를 납부하면, 특허청상표등록원부에 설정등록되며 상표권이 발생한다. 상표권은 상표권자가 해당 등록상표를 해당 지정상품에 사용할 수 있는 독점적 권리와 정당한 권한없는 타인이 등록상표와 동일 유사한 상표를 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하는 것을 금지시킬 수 있는 배타적권리이다
상표권자는 등록된 것과 동일한 상표를 동일한 지정상품에 표시하는 행위, 표시된 것을 유통하는 행위, 광고하는 행위를 독점할 수 있으며, 또한 제3자가 등록된 상표와 동일 유사 한 상표를 동일 유사한 지정상품에 사용하는 경우에는 손해배상청구권, 침해금지 및 예방 청구권, 신용회복청구권 및 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다
또한 상표권을 침해할 우려가 있는 예비적인 행위, 예를들면 상표권을 침해할 목적으로 동일 유사한 상표를 판매 모조 또는 소지하는 행위등도 침해행위로 보아 이에 해당하는 타인의 행위를 배제할 수 있다
진정상품이란 외국의 상표권자에 의하여 적법하게 상표가 부착되어 외국에서 유통된 상품을 말하고, 병행수입이라 함은 외국의 상표권자가 대한민국에서도 역시 동일상표권을 가지고 있는 경우에 제3자가 외국에서 유통된 진정상품을 대한민국에 수입하는 것을 말하며, 대한민국의 상표권자는 상표가 부착된 상품을 대한민국으로 수입할 권리를 독점하기 때문에, 진정상품을 정당하게 유통시킨 외국의 상표권자이자 동시에 대한민국의 상표권자는 대한민국의 상표법에 기초하여 제3자의 진정상품병행수입행위를 금지할 수 있는가에 관한 문제이다
물론 대한민국의 상표권자가 외국의 동일한 상표에 대한 외국의 상표권자와 아무런 관계가 없는 경우에는 대한민국의 상표권자는 당연히 대한민국의 상표법에 기초한 상표권을 행사하여 제3자에 의한 동일상표가 부착된 상품의 수입을 금지할 수 있다
그러나, 외국의 상표권자와 대한민국의 상표권자가 동일한 경우에는 제3자에 의해 수입되는 진정상품은 대한민국내의 수요자을 오인 혼동시킬 염려가 없으므로 병행수입이 허용된다. 또한 외국의 상표권자와 동일한 대한민국의 상표권자에 의해서 전용사용권설정등록을 받은 자 역시 제3자의 병행수입을 막을 수 없으나, 국내전용사용권자가 해당 상표가 부착된 물품을 수입하지 않고 제조 판매만 하는 경우에는 전용사용권자에 의하여 대한민국에 전용사용권자의 독자적인 신용이 형성되었다고 보아 제3자에 의한 병행수입을 금지할 수 있다
상표권은 설정등록일로 부터 10년간 행사할 수 있으며, 존속기간이 만료되기 전 1년이내 또는 상표권의 존속기간이 만효된 후 6월이내에 존속기간갱신등록출원을 하여 법정된 거절이유가 없으면 존속기간을 10년마다 갱신할 수 있어 상표권은 특허권 실용신안권 의장권과는 달리 반영구성을 띠고 있다
상표제도는 상표에 구체화된 상표사용자의 신용을 보호하고자 하는 목적이며 상표를 오래 계속적으로 사용하면 사용정도에 따라 신용이 축적되므로 상표권의 존속을 인정해도 지장이 생기지 않을 상표에 대해서는 몇번이라도 존속기간을 갱신할 수 있게하여 상표권이 가지는 본질적인 요구를 충족시킬 수 있다
거래사회의 변천에따라 계속적인 보호를 부여하는 것이 부적절하거나 공익에 어긋나는 상표권 또는 사용되지 않는 상표권이 다수 존재할 수 있으므로 존속기간갱신 등록출원된 상표는 일반상표등록출원과 같이 심사관에 의해 심사되어 존속기간갱신 등록 여부가 결정된다
일단 유효하게 발생한 상표권이라도 일정한 무효사유에 해당하는 경우에는 이해관계인 또는 심사관의 청구로 특허청심판소의 심판절차에 의하여 상표권의 효력을 성립 당초에까지 소급적으로 상실시킬 수 있으나, 무효심판이 계속중인 상표권은 심결이 확정될 때 까지는 상표권을 유효하게 행사할 수 있다
무효심판을 청구할 수 있는 자는 상표권의 존부여하에 따라 직접적이든 간접적이든 이해에 상당한 영향을 가져올 수 있는 이해관계인 또는 공익의 대표자인 심사관에 한하며, 상표권이 소멸된 후에도 무효심판청구의 실익이 있는 한, 예를들어 상표권침해에 대한 손해배상을 면할 목적, 언제라도 청구할 수 있으나, 무효사유중 공익차원이 아닌 타인의 상표권과의 관계을 이유로 하는 사익차원의 무효사유는 법적안정성을 목적으로 상표권설정등록일로 부터 5년이내에 무효심판을 청구하여야 한다
또한 , 여러 지정상품중 일부지정상품에 대한 무효심판청구도 가능하며, 현재 무효심판청구일로 부터 심결일까지는 1년이상이 소요된다. 특허청심판소의 심결에 불복이 있는 경우에는 항고심판소에 항고심판을 청구할 수 있으며, 항고심판소 심결에 불복하는 경우 법령위반을 이유로 할 때에는 대법원에 상고할 수 있다
일단 적법하게 등록되어 무효사유가 없는 상표라도 그후 일정한 법정된 취소사유에 해당됨을 이유로 취소심판절차에 의하여 장래에 향하여 상표권이 소멸될 수 있다. 상표권자가 등록된 상표를 사용할 의무, 정당하게 사용할 의무, 수요자의 오인 혼동을 가져올 우려가 있는 상표권의 이전시 주의의무 등의 의무를 준수하지 못한 경우 상표권을 소멸시킴으로서 제3자의 이익을 보호하고 상표의 올바른 사용을 촉구하여 상표제도의 목적을 달성하고자 하는 것이다
사익규정의 취소사유, 예를들면 3년이상의 불사용을 이유로 하는 취소심판,에 대해서는 이해관계인만이 심판청구할 수 있고, 공익규정에 해당하는 취소사유, 예를들면 정당하게 등록상표를 사용하지 않았음을 이유로 하는 취소심판, 에 대해서는 누구든지 심판청구가 가능하며, 취소사유에 따라 심판청구가 가능한 기간이 달라질 수 있음에 주위하여야 한다. 취소심결이 확정되면 상표권은 장래에 향해 소멸효과가 생기는 점이 무효심판에 의한 소급적 소멸효과와 다르며, 따라서 취소심판은 상표권이 소멸된 이후에는 청구할 실익이 없어 존속기간중에만 청구할 수 있다
불사용을 이유로 하는 취소심판에 있어서는 관련된 지정상품중 하나에라도 등록상표가 사용된 경우 그 등록상표가 사용된 것으로 간주되어 취소를 면할 수 있고, 그 등록상표가 아니라도 연합된 다른 등록상표의 지정상품중 하나라도 사용이 된 경우에도 사용된 것으로 보아 그 등록상표가 취소되는 것을 방지할 수 있다
상표권자는 지정상품에 대하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 따라서 상표권자 이외의 제3자는 상표권자에 대하여 불가침의무가 부가되며, 정당한 이유없이 타인의 등록상표와 동일 유사한 상표를 동일 유사한 지정상품에 사용한 경우에는 상표권 침해가 된다. 또한 현실적으로 침해하는 것은 아니지만 침해행위의 전단계에 해당하는 일정행위, 예를들면 타인의 등록상표를 위조 또는 모조할 목적으로 용구를 제작 판매하는 등의 행위 역시 간접침해로 인정된다
상표권자는 침해자에 대하여 손해배상청구권, 침해금지 및 예방청구권, 신용회복청구권, 부당이득반환청구권을 행사할 수 있으며, 후일 소송상의 유리한 위치를 선점하기 위하여 상표권침해에 대한 경고를 할 수 있다. 상표권자는 등록상표임을 표시할 수 있고, 등록상표 임을 표시한 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 고의가 추정된다
사용권이란 상표권자 이외의 자가 지정상품에 대해 등록상표를 정당하게 사용할 수 있는 권리로서 설정행위로 정한 범위내에서 독점배타적 권리를 가지는 전용사용권, 단순히 사용할 권리를 가지는 통상사용권이 있다. 전용사용권은 당사자간 계약 후 특허청에 등록 하여야 효력이 발생하며, 통상사용권은 계약으로 효력이 발생하나 특허청에 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없으며, 또한 통상사용권 설정등록을 하지 아니하고 6월이상 사용하는 경우에는 상표권의 취소사유가 된다
사용권을 허여한 상표권자는 사용권자에 의한 상표의 부정사용 등을 관리 감독할 의무가 있으며, 상표권자의 의무를 성실히 이행하지 않는 경우 상표권이 취소될 수 도 있다 사용권자는 상표를 정당하게 사용할 의무가 있으며, 사용권자의 의무를 이행하지 않는 경우에는 사용권등록이 취소심판에 의해 취소될 수 있다. 또한 사용권자는 지정상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 할 의무가 있다
재산권으로의 상표권은 당연히 이전될 수 있으나 공익적 차원에서 일정한 제한이 있을 수 있으며, 또한 상표권은 자유롭게 포기할 수도 있다. 상표권의 이전은 상속 양도등을 원인으로 하여 이전될 수 있으나, 양도계약에 의한 것이 가장 주된 원인이며, 양도에 의한 이전은 일간신문 등에 이전공고한 후 30일 경과한 후 특허청에 등록하여야 효력이 발생한다
상표권의 양도하는 경우 양도인인 상표권자의 인감이 날인된 양도증과 인감증명이 있어야 하며, 상표권이 공유인 경우 타공유자의 동의가 있어야 한다. 상표권이 이전될 경우 그 이전의 효력이 발생하기 전에 이미 그 위에 존재한 등록된 사용권, 그리고 등록된 담보권은 상표권에 부수하여 이전된다
다음과 같은 상표권 이전제한이 있으며, 위반시 상표권의 취소사유가 된다
특허권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자는 등록상표를 사용할 때에는 당해 상표가 등록된 상표임을 표시할 수 있으나, 이는 강제규정이 아닌 임의규정이다. 그러나, 등록상표임을 표시한 경우 상표권또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 고의가 추정된다
그러나, 등록 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록 또는 출원한 상표처럼 허위로 표시하는 것을 방치할 경우에는 그 등록 또는 출원을 신뢰한 자의 이익을 해할 염려가 있고, 상표등록제도가 무용화되며 올바른 상표사용질서에 곤란을 초래할 염려가 있어 이를 보호하기 위하여 일정한 허위표시행위는 허위표시의 죄로 처벌된다. 허위표시행우란 상표권자가 아닌자가, 예를들어 '등록상표 제 0000호'의 표시뿐만 아니라 '등록상표' 혹은 영문자 R, 또는 Registered Trade Mark 등의 표시를 하는 경우에도 허위표시에 해당한다
상표법은 상표등록이라고 하는 수단을 통하여 독점배타적 권리로서의 상표권을 설정하고 상표권침해를 배제하나, 부정경쟁방지법은 유통시장에서 주지된 표지와 혼동의 염려가 있는 행위를 등록유무와 무관하게 부정경쟁행위로 규정하여 부정경쟁을 방지하는 데 목적이 있는 공익적 보호의 측면이 강한 법이다
부정경쟁방지법은 등록상표는 물론 미등록주지의 성명 상호 상품의 용기 기타 표지등을 보호대상으로 하며, 따라서 제3자가 등록상표의 지정상품과 비유사한 상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우 상표권의 효력은 미치지 않으나 부정경쟁방지 법의 규정대상은 될 수 있다
상표법은 부정경쟁방지법과 비교하여 특별법적 지위이나, 비록 상표법상의 권리 행사라고 할지라도 그것이 부정경쟁방지법위 법목적에 정면으로 반하는 경우에는 권리남용의 법리가 적용될 수 있다고 본다
부정경쟁방지법에서는 영업비밀도 보호대상으로 하고 있어, 영업상의 신용뿐 아니라 영업상의 이익까지도 보호법익으로 하므로 상표법의 보호법익이 상표에 구체화된 영업상의 신용임을 고려할 때 상표법에 비하여 보호범위가 넓다