대한민국국민이 미국에서 특허권과 상표권을 등록받기 위하여는 미국특허청에 출원하여 심사를 거쳐 등록받아야 한다. 본 장에서는 이와같은 절차를 개괄한다
본 장은 1997년 7월15일 최종적으로 변경되었읍니다
1. 특허출원시 필요한 서류 - 특허출원서(Transmittal letter), 명세서(specification), 특허청구범위(claims), 도면(drawings), 초록(Abstract), 특허출원선언서(Patent application declaration, PAD), 소기업선언서(Small entity declaration, SED), 정보공개서와 선행기술리스트(Information disclosure statement and List of Prior Art, IDS) 양도증서 (Assignment) 가 필요하다. PAD는 본인이 진정한 발명자임과 심사자료가 될 수 있는 정보를 제시할 의무가 있음을 선언하는 것으로 모든 발명자의 사인이 있어야 한다. 그리고, 미국에서는 발명자만이 특허출원인이 될 수 있음을 주의하여야 한다. 개인발명가 나 500인미만의 소기업인 경우에 SED를 제출하면 특허청에 납부하여야 할 출원료 정규요금의 반액만을 납부하여도 된다. 기본출원료로는 3개의 독립항을 포함하여 총 20개의 청구항을 작성할 수 있으며, 다중종속항의 기재는 비용절약을 위하여 삼가하는 것이 좋다. IDS는 발명자가 알고 있는 그 출원의 특허성에 관련되는 선행기술자료를 열거한 것으로 출원시 또는 출원일로부터 3월이내에 제출하여야 한다. Assignment는 발명자(출원인)가 특허출원에 대한 권리의 전부 또는 일부를 타인에게 이전하는 경우 특허청에 등록하기 위한 것으로 특허출원과 동시에 또는 후에 제출하여도 된다.
2. 미국특허청(USPTO)은 출원서류를 접수하면 출원날짜와 번호를 부여하여 통상 한달이내에 출원접수증(filing recipt)를 보낸다
3. 거절이유통지 - 출원일로부터 보통 1년이내에 거절이유통지서(First Office Action, OA)를 받는다. 여기에는 특허청구범위의 청구항을 거절(rejection) 하거나 형식적인 사유에 대하여 이의(objection)하거나 명세서의 기재불비를 지적한다. 물론 거절이유가 없는 경우에는 특허사정통지(Notice of Allowance) 와 특허등록료납부서(Issue Fee transmittal Form)을 받고 3개월이내에 특허등록료를 납부하면 특허증(Letters patent)이 발행된다. 특허등록료납부시에 특허사본을 주문할 수도 있다. 특허사정통지 이후에는 발명의 본질에 영향을 주지 않는 문법적인 정정이 허용된다
4. 답변서제출 - OA에 대하여는 3월이내에 답변서를 제출하여야 하며, 보통의 경우에는 보정서(amendment)를 같이 제출한다. 요금을 더 납부하는 조건으로 3개월까지 답변기간을 연장할 수 있다. 지정된 기간에 답변하지 않는 경우는 출원을 포기한 것으로 보고 포기처분통지서(Notice of Abandonment) 를 보낸다. 이와같은 USPTO와 출원인간의 대화의 전과정을 특허출원절차(patent application presecution)이라 한다
5. 최종거절통지 - 답변서제출후 약 6개월이내에 최종거절통지(final OA) 또는 특허사정통지를 받는다. 최종거절통지후에 출원인은 요금을 더 납부하는 조건으로 6개월내에 다음과 같은 조치를 취할 수 있다. 최종거절통지일로 부터 6개월내에 출원인이 아무런 조치를 취하지 않으면 특허청구범위중 허여된 항이 없는 경우 그 특허출원은 포기된 것으로 보고, 만일 특허청구범위중 허여된 항이 있으면 허여된 항에 대하여만 특허를 부여하고 거절된 항은 취소된 것으로 본다
6. 계속출원(Continuation application, CA) : 계속출원은 모출원의 발명과 동일한 발명을 다루어야 하며, CA에 대하여 모출원과는 별도의 출원번호와 출원일자가 부여되나 법적인 효과는 없으며, 신규성심사의 경우 모출원일자를 인정받는다. CA에 대한 CA도 가능하나 어떤 논쟁사항에 대하여 모출원에서 결론에 도달하였으면 심사관은 CA에 대한 첫번째심사통지를 최종통지로 할 수 있으므로 동일한 발명 주제에 대한 다른 관점 또는 정의로 CA출원되지 않으면 쉽게 거절될 것이다. CA절차는 규칙 53조, 60조, 62조에 의한 방법이 있으나, 62조에 의한 절차(File Wrapper Continuing, FWC)가 간단하므로 가장 잘 이용된다
7. 일부계속출원(Continuation-in-part, CIP) - 모출원의 발명요지에 개량된 사항이나 대체물을 포함하여, 즉 기본발명의 개량사항을 포함하여 CIP출원을 하여 거절이유를 극복할 수 있다. 그러나, 새로운 개량사항에 근거한 특허청구 범위의 신규성판단 시점은 CIP출원일이 되며, 모출원일로 부터 1년이내에 출원되어야 한다. CIP출원은 53조에 의한 절차 또는 62조에 의한 절차를 이용할 수 있을 뿐 60조에 의한 절차는 이용할 수 없다
8. 분할출원(Divisional application, DA) - 특허출원에 몇개의 실시예가 기재되어있고 미국특허청의 심사관이 그러한 실시예를 각각의 별도의 발명으로 간주하는 경우, 그중 하나을 선택하라고 하는 한정요구를 하는 경우가 많다. 심사관의 한정요구에 대하여 제2의 출원, 즉 분할출원을 하여 거절이유를 극복할 수 있다. 분할출원은 신규성심사의 경우 원출원의 출원일 을 인정받으나 행정목적을 위하여 별도의 출원번호 와 출원일이 주어진다. DA출원은 53조에 의한 절차, 60조에 의한 절차, 62조의 의한 절차중 하나를 선택하여 출원할 수 있다
*CA출원, CIP출원, DA출원은 다음 세가지 절차 중 하나을 선택하여 절차를 수행할 수 있다.
9. 재발행특허출원(Reissue application) - 특허를 받았지만 특허청구범의를 고치고자 하거나 정당한 이유가 있어 명세서 상의 중대한 잘못을 정정하고자 하는 경우에 이용된다. 즉, 특허권이 소멸되지 않은 특허로서 하나 또는 그 이상의 흠이있는 특허에 대체되는 특허를 받기위한 출원이다. 재발행특허는 모특허에 대체되며 모특허권리가 소멸되기로 된 날에 소멸된다. 재발행특허를 통하여 특허청구범위를 넓힐 수도 있으나, 이때는 모특허출원이 특허사정된 날로부터 2년이내에 재발행특허출원되어야 하나, 모특허출원발행일과 재발행특허발행일 사이에 행하여진 넓어진 범위에 대한 침해자에게는 넓어진 범위에 대한 권리를 주장하지 못한다. 소위, 이때의 침해자는 intervening rights를 가진다
10. 발명의 법정등록 - 특허출원을 한 후 특허되기를 원하지 않거나 특허를 받을 수 없게 되었지만 그 발명에 대하여 타인이 특허받는 것을 불가능 하게 하고 싶은 경우에는 그 출원의 초록이 공보에 게재되게하는 발명의 법정등록(Statutory invention registration, SIR) 을 받을 수 있다. 죽, 방어적인 절차로서 그 발명이 그 출원일자로 선행기술이 되도록 하는 것이다. 출원을 SIR로 전환하고자 하는 경우에는 법정등록신청서를 제출하여야 한다
11. 미국의 가출원제도 - 미국은 1995년 6월8일부터 가출원제도를 시행하고 있다.가출원제도는 가출원을 한후 12개월내에 정규출원을 하면 가출원일을 우선권일로 인정하며, 가출원이라도 실질적으로 미국에 출원된 것이기 때문에 외국에서 파리조약에 의하여 미국에 우선권주장을 하고 미국특허청에 출원된 경우 받을 수 있는 불이익, 즉 소위 힐머원칙(Hilmer)에 의한 불이익을 받지 않으며 실질적으로 미국에서의 특허존속기간이 출원일로 부터 21년이 되는 등의 장점이 있다. 그러나, 외국출원을 기초로 우선권주장을 하면서 가출원하는 것은 인정되지 않는다. 비교적 간단한 서류들로 가출원이 인정된다. 즉, 상세한 설명 과 도면을 영어번역문없이 제출할 수 있고, 특허청구범위 및 IDS, PAD를 제출할 필요가 없고, 요금이 저렴하다
1. 미국에 상표등록출원할 수 있는 자 - a. 사용에 의한 출원(Based on use in the U.S.) - 주간 또는 국가간에 성실하게 상표를 부착하여 사용한 자, 그러나, 명목상의 상표(Token Use)사용자는 사용으로 인정되지 않는다 b. 사용의사에 의한 출원(Based on Intent to use) - 상표를 상업적으로 사용할 선의의 의사를 가진 자. 사용의사는 출원요건이며 등록요건은 아니다. 따라서, 등록사정(Notice of Allowance)후 6개월(즉 6개월 연장가능)에 사용진술서(Statement of Use)를 제출하여야 등록가능하다. 정당한 사유(Good cause)가 있는 경우 2년까지 (총 3년) 사용진술서를 제출하여야 한다 c. 파리조약에 근거한 외국인 출원 - 외국에서 등록된 상표 또는 외국에서 출원 후 우선권을 주장하여 6월내에 출원한 자
2. 상표등록출원서 기재사항 - 출원인의 성명, 주소, 국적, 상표견본 및 국제분류에 의한 류와 지정상품, 실사용견본(사용에의한 출원인 경우) 출원에 대한 기본사항 - 사용에 의한 출원인 경우 상업적으로 최초로 사용한 날짜, 파리조약에 근거한 외국인 출원의 경우 외국등록 도는 출원일, 사용의사에 의한 출원인 경우에는사용의사에 대한 주장(claim of intent-to-use), 우선권이 있는 경우 주장 및 증명서류
3. 등록이 불가능한 상표(Statutory bar) - 보통명칭, 지리적명칭, 흔히있는 성, 성질표시표장, 선등록 또는 선사용 상표 상호와 유사한 표장, 연방, 주, 외국의 국기 및 문장, 특정생존인물등의 이름, 부도덕한 표장 비방표장 등
4. 심사관의 심사 - 출원서 실사용상표견본 상표견본 선등록이나 선출원 서치등을 검토하여 통상 상표출원한 후 6개월 정도면 최초의 거절이유가 출원인에게 검토결과를 통지하고 필요시 추가적소명과 자료를 요구한다. 물론 최초심사후 특별한 결함사항이 없으면 30일간의 이의신청을 위한 출원공고를 결정하거나 보조등록출원의 경우에는 등록을 결정한다. 이의신청이 없는 경우에는 출원공고로부터 약 3개월후에 사용에 근거한 출원인 경우에는 등록되며, 사용의사에 의한 출원인 경우에는 등록사정통지(Notice of Allowance)를 받기위해서는 사용진술서(Statement of Use)가 제출되어야 한다
5. 출원인의 답변 - 출원인은 심사관이 지적한 모든사항에 대하여 6개월이내에 답변하여야 하며, 답변하지 않은 경우에는 그 출원은 포기된 것으로 된다. 이 답변기간에 대한 기간연장은 허용되지 않으나, 출원인이 답변을 하면서 실수로 설명서나 보정서를 빠뜨렸을 때에는 심사관은 30일을 연장할 수 있다. 지정상품류가 추가되는 경우이외의 보정서의 제출은 수수료가 없다
6. 최종통지 - 보정을 포함한 출원인의 답변을 검토하여 심사관은 출원에 대하여 출원공고결정을 하거나 거절사정을 하거나 최종통지를 한다 심사관은 출원인의 동의를 얻어 다음과 같은 보정을 할 수 있다. 즉, 지정상품의 삭제나 수정, 권리불요구사항기입(Disclaimer of unregistrable matter), 등록의 변경(주등록에서 보조등록으로의 변경)등을 보정할 수 있다
7.등록사정통지(Notice of Allowance) - 사용에 근거한 출원은 등록사정통지를 받으면 등록될 수 있으나, 사용의사에 근거한 출원은 사용진술서를 6개월이내(6개월 기간연장가능) 사용진술서(Statement of Use)를 제출하여야 등록가능하다. 정당한 사유(Good cause)가 있는 경우 2년까지 (총 3년) 사용진술서를 제출하여야 한다. 사용진술서는 출원인의 상표가 영업상 사용되고 있다는 입증된 진술을 실사용견본과 수수료첨부하여 제출하면, 심사관은 사용진술서를 심사하여 등록을 결정한다. 사용진술서가 제출되지 않으면 그 출원은 포기된 것으로 본다
8. 거절사정에 대한 항고심판(Appeal) - 출원인은 그 출원상표가 거절된 경우 미국특허청내의 상표심판항고부(TTAB)에 항고할 수 있다. 거절사정일로 부터 6개월이내에 TTAB에 항고하여야 하며 구두심리(청문회)를 요청할 수 있다. TTAB는 출원인의 항소장(Appeal brief)과 출원서를 심사관에게 보내고 60일이내에 항고의견서(Appeal brief)를 제출하게하고, 출원인은 다시 변박서(Reply brief)를 제출할 수 있다.
9. 이의신청(Opposition) - 심사관에 의한 출원공고후 30일내에 이해관계인은 이의신청을 할 수 있고, 출원인은 답변서를 제출할 수 있다. 답변이 없을 경우에는 이의신청이 승소한 것으로 보고, 이의신청절차는 TTAB에서 행하여진다. 보조등록부에 등록된 상표에 대하여는 이의 신청제도가 없다. 이의신청이유는 거절이유와 동일하고 이의신청에 대하여는 불복할 수 있다. *주등록부(Principal)과 보조등록부(Supplemental registers)의 차이 : 일반적으로 출원된 상표는 주등록부에 등록되어 기재되나, 특별한 경우에는 즉 식별력이 없는 표장으로 미국특허청이 그 표장이 상표로서 기능을 가진다고 인정할 때만이 보조등록부에 등록이 가능하다. 보조등록부에 등록된 상표는 이의신청을 위한 출원공고의 대상이 되지 않으며, 따라서 이의신청대상도 되지 않고, 사용의사에 근거한 상표출원은 보조등록부에 등록될 수 없다. 주등록부에 등록될 것인가 보조등록부에 등록될 것인가는 전적으로 출원인의 자유의사로 선택된다. 보조등록부에 기재된 상표에도 등록 사실을 표시할 수 있으며, 심사관의 인용참증으로 이용될 수 있다. 그러나, 보조등록부에 등록된 상표에는 소유권을 주장하는 것을 통지(Constructive Notice)로는 추정(to collect damages)되지 않으며, 등록일로 부터 5년이후라도 취소가 가능하다. 보조등록부에 기재된 상표는 현저성을 득한 후에는 주등록부에 기재될 수 있다
10. 상표등록의 취소 - 이해관계인에 의한 등록일로 부터 5년이내에 거절이유와 동일한 이유로 등록상표의 취소가 가능하나, 5년이후에는 법적 안정성을 위하여 일정한사유(불사용, 오인 혼동 사용, Fraud, 보통명칭화) 로만 취소된다. 상표권을 포기한 것으로 보는 사유(2년간 계속 불사용, 타인에 의한 상표권침해를 묵인한 경우, 무제한적인 사용권을 설정한 경우)로 취소될 수 있다
11. 상표가 등록된 이후에 필요한 조치 - a.등록후 5년과 6년사이에 상표법 8조에 의한 계속사용증명서를 제출하여야 한다. 기간만료전 2개월에 Reminder를 주며, 계속사용증명서가 제출되지 않으면 6년말에 등록이 취소된 것으로 본다. 계속사용증명서에는 상표가 등록부에 기재된 특정류의 최소한 1개의 지정상품에 계속 사용되고 있다는 사실만을 명백히 하면 된다. 그 사용은 영업상의 사용이어야 하나 등록부에 인용된 특정류의 모든 지정상품을 포함할 필요는 없다. 사용되지 않은 경우에는 정부규제가 있었다던가 일시적 생산중지가 있었다든가의 정당한 이유와 포기의사가 없음을 입증하여야 한다. b. 등록후 5년경과후부터 1년이내에 상표권자는 상표권의 확고한 사실을 입증하는 진술서나 선언서를 제출할 수 있다. 이러한 진술서가 제출된 경우에는 그 등록이 보다 확고해지고 강력한 증거력을 가지며 제3자에 의한 공격의 우려가 적다. 따라서, 이러한 진술서의 제출은 진술서에 제시한 지정상품에 대하여 다틀수 없는 권리인 불가쟁성(Incontestability)를 확보하기 위하여 필요하다. 이러한 진술서에는 등록상표를 지정상품에 대하여 최소한 5년간은 계속사용해 왔다는 것과 이 상표의 소유권에 존란이 없었다는 것과 미국특허청과 법원에 상표권과 관련하여 계류된 적이 없었다는 것을 선언하여야 한다. 8조에 의한 계속사용증명서와 결합하거나 별도로 제출될 수 있다. c. 갱신출원- 등록갱신출원은 권리존속기간 10년중 마지막 6월동안에 출원하여야 하며, 갱신출원기간이후 3개월간 유예기간을 설정해 두었으며 이 기간에 출원되는 경우에는 과태료가 부과된다. 갱신출원서에는 등록번호 등록일자 상표의 사용을 유지하고 있는 지정상품, 영업의 형태, 사용견본 만일 상표가 사용되고 있지 않은 경우에는 정당한 이유를 밝혀야 한다. 갱신출원이 되지 않은 등록상표는 자동적으로 등록이 취소된다
(한국 ---> 미국) 1994년 통계에 의하면, 미국특허청에 특허출원된 건은 총 209691건이며, 이중 한국에서 미국으로 특허출원된 건은 2511건(1.12%)이며, 또한 미국특허청에 상표출원된 건은 총 161057 건이며, 이중 한국에서 미국으로 상표출원된 건은 393건(0.02%)이다
(미국 --> 한국) 1994년 통계에 의하면, 한국특허청에 특허및실용신안등록 출원된 건은 총 85518건이며, 이중 미국에서 한국으로 특허출원된 건은 5014건(5.9%)이며, 또한 한국특허청에 상표출원된 건은 총 72581 건이며, 이중 미국에서 한국으로 상표출원된 건은 5178건(7.1%)이다