대한민국국민이 일본에서 특허권과 상표권을 등록받기 위하여는 일본특허청에 출원하여 심사를 거쳐 등록받아야 한다. 본 장에서는 이와같은 절차를 개괄한다
본 장은 1997년 7월15일 최종적으로 변경되었읍니다
일본의 특허법은 우리와 유사하기 때문에 한국특허법에 익숙한 경우에 일본특허법을 이해하는데 어려움은 없다. 본 장에서는 1995년과 1996년사이에 개정된 일본특허법을 기준으로 한국특허법과의 차이점을 개괄하고자 한다
1996년 1월부터 시행되고 있는 제도 : A. 조기심사청구제도의 개정 - 외국출원이 명시되고 서치보고서가 제출된 상응하는 일본출원에 대하여 외국에 특허출원을 한 출원인으로부터 조기심사청구가 있는 경우에는 청구일로부터 36월이내에 그 출원에 대하여 특허사정 또는 거절사정을 하여야 한다. B. 특허부여후 이의신청제도 - 출원공고를 하지않고 특허권을 부여한 후, 제3자로부터 일정기간내에 특허부여에 대한 이의신청을 인정한다( 한국특허법은 1997년7월1일부터 시행되는 개정특허법에 서 출원공고제도와 출원공고에 의한 이의신청제도를 폐지하고, 특허등록후 이의신청제도를 도입하였다). 일본의 특허권부여후 이의신청제도에 의하면, 심사관이 거절이유를 발견하지 못한 경우 특허사정을 하며 특허권설정을 위하여 출원인이 특허료를 납부하면 특허게재공보에 명세서가 게재되고, 특허게재공보발행일로부터 6개월이내에 누구든지 신규성 진보성결여, 선원주의위반, 명세서기재불비등의 공중의 이익에 관계하는 이유에 한하여 이의신청을 할 수 있다. 이의신청은 3인 또는 5인의 심판관의 합의체에 의하여 심리되며, 특허권자는 필요한 경우에 명세서의 상세한 설명 또는 특허청구범위를 정정할 수 있다. 심판관합의체는 특허취소결정 또는 특허유지결정을 하며, 취소결정에 불복하는 경우에는 특허권자는 동경고등재판소에 소를 제기할 수 있고, 특허유지 결정에 대하여는 이의신청인은 불복할 수 없다. 특허무효심판을 청구할 수 있기 때문이다
1995년 7월1일부터 시행되고 있는제도: A. 특허권존속기간의 변경 - 특허출원일로부터 20년이다.(한국특허법은 1996년 7월1일부터 동일한 개정을 한 바 있다) B. 원자핵변환방법에 의한 물질의 발명이 불특허대상에서 삭제되었다 ( 한국특허법은 1996년 7월1일부터 동일한 개정을 한 바 있다 ) C. 영문명세서출원이 가능 - 일문출원서를 제출하고 영문명세서, 도면, 영문요약서를 출원하여 출원일을 인정받을 수 있으나, 출원일로부터 2개월이내에 영문명세서에 대한 일문번역서를 제출하여야 한다. D. 그외에 실시 및 침해행위의 추가, 재정에 의한 통상실시권의 조건변경등이 있다
일본은 특허출원후 7년이내에 심사청구를 하여야 하며, 심사청구되지 아니한 특허출원은 취하된 것으로 본다. 우리특허법이 출원일로부터 5년이내에 심사청구하도록 규정한 것과는 다르다. 일본은 특허의 정정무효심판 보정각하불복심판이 없고, 실용신안등록출원에 대하여 무심사제도를 도입하여 시행하고 있으며, 따라서 실용신안등록출원인 방식심사를 거쳐 등록을 허여하나, 이 등록된 권리에 기초하여 제3자에 대하여 침해를 주장하기 위하여는 특허청에 기술평가서를 요구하여야 하며, 기술평가서의 제시가 없으면 권리를 행사할 수 없다. 또한 일본은 특허청 심판소 심결에 대한 불복을 동경고등재판소에서 심결취소소송의 형태로 다루고 있으며, 이것은 1998년 3월1일부터 시행될 한국에서의 제도와 유사하나 한국에서는 고등법원급의 특별법원인 특허법원에서 특허심판소의 심결불복을 다룬다는 점에서 차이가 있다.
일본의 실용신안제도 무심사제도를 살펴본다 - 현행 일본실용신안법은 권리부여절차에 있어서 실체심사를 하지 않고 등록전에 방식심사와 기초적인 요건에 관한 방식심사만을 통하여 권리를 부여하는 무심사제도를 채택하고 있다. 실용신안출원에 대하여 무심사제도를 도입한 이유를 보면 일본에서의 실용신안출원건수가 감소하는 추세와 조기권리보호의 요구가 있었기 때문이다. 명세서 또는 도면의 보정은 출원일로 부터 2개월이내에는 가능하나 신규사항이 추가되는 보정은 인정되지 않는다. 보정내용에 대하여는 심사하지 않으나 부적법한 보정이 있는 경우에는 무효사유가 된다. 실용신안출원에 대하여 보정각하불복심판, 거사불복심판, 정정심판 및 정정무효심판이 폐지되었다. 일단 부여된 권리에 대하여 어떤 분쟁이 발생하면 그때 에 비로소 신규성 진보성 등의 실질심사를 하는 기술평가제도를 도입하고 있다. 즉 등록실용신안에 관하여 누구라도 특허청장에게 실용신안의 기술적평가를 할 수 있으며, 둘 이상의 청구항을 갖는 등록실용신안에 대하여는 청구항마다 기술평가를 청구할 수 있고, 실용신안권이 소멸한 후에도 실익이 있는 한 기술평가를 청구할 수 있다. 실용신안권자는 기술평가서를 제시하여 경고한 후가 아니면 자기의 실용신안권을 침해자에 대하여 행사할 수 없고, 또한 긍정적인 기술평가를 받은 후에 그 평가서를 근거로 권리행사를 한 경우에는 그후에 실용신안권이 무효가 되더라도 실용신안권행사에 대하여 손해배상의 책임이 없다. 일본의 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 6년이고 연장될 수 없다
일본의 심결취소소송에 대하여 살펴본다 - 특허청심결에 대한 소송은 동경고등재판소가 전속관할이고 이를 심결취소소송이라고 하며, 동결고등재판소의 판결에 불복하는 경우에는 최고재판소에 상소할 수 있다. 심결취소소송의 대상이 되는 특허청심판소의 심결은, 거절사정에 대한 심판, 무효심판, 정정심판, 존속기간연장등록무효심판, 보정각하에 대한 심판(상표 의장), 상표갱신등록무효심판, 상표취소심판, 이의신청에 대하여 권리자가 불복하는 경우 등이다. 1995년 일본특허청통계에 의하면 사정계(거절사정에 대한 심판, 정정심판)심판 심결에 대하여 3.3%만이 심결취소소송이 제기되었고, 당사자계심판(사정계 심판을 제외한 심판)에 대하여는 5.7%만이 소가 제기되었다. 소송절차는 민사소송절차에 행정소송절차가 보완된 절차로 진행되고 있다
일본은 1996년 상표법을 개정하여 국제화에 대비하면서 상표의 조기권리화가 가능하게 되었다. 본 장에서는 개정상표법의 주요내용을 살펴보고자 한다 개정상표법은 1997년 4월1일부터 시행되고 있다
1. 다류일출원제도 - 한 건의 출원서에 여러 류의 지정상품을 지정할 수 있다. 출원관납료는 출원1건당 6000엔에 1류당 15000엔을 더한 금액이다. 이전 법에 의하면, 1류1출원만이 허용되었고, 출원관납료는 출원당 21000엔이었다
2. 상표갱신시 실체심사 및 사용사실확인 폐지 - 상표권존속기간갱신등록에 대하여 갱신시 실체심사를 하는 '출원'제도를 폐지하고 '신청'만으로 갱신되도록 하며, 존속기간만료일 전 또는 후 6월이내에 '신청'할 수 있다. 또한, 지금까지는 등록상표의 사용사실을 확인하기 위하여 사용사실을 입증하는 자료를 제시하여야 하였으나, 개정법에 의하면 이를 폐지하고, 따라서 갱신의사를 표시하는 신청서와 필요한 등록료의 지불만 있으면 갱신을 인정한다
3. 3차원 입체상표를 인정한다 - 지금까지 2차원 평면상표만을 인정하였으나, 개정법에 의하면 입체상표의 등록이 가능하다. 입체상표는 이미 미국 유럽에서 등록가능한 등록대상이며, 상품 용기 또는 포장과 관련된 상표, 예를들면 음료용기의 형태, 또는 광고대상물의 형상, 예를들면 패스트푸드체인의 설립자 동상,에 관한 것이다.
4. 연합상표제도의 폐지 - 불사용상표의 누적과 특허청의 심사지연 등에 대한 폐단을 없애고 국제적 조화를 도모한다는 관점에서 연합상표제도를 폐지한다. 따라서, 지금까지 연합상표로 등록되어 있는 것은 1997년 4월1일에 통상의 상표등록출원 또는 상표권으로 변경되며, 연합상표의 분리이전을 인정한다. 또한 연합상표의 분리이전이 허용됨에 따라 발생할 수 있는 오인 혼동을 방지하지 위하여 등록권자는 적절한 표시를 부가하는 청구를 할 수 있다
5. 상표권부여후의 이의신청제도 - 지금까지는 상표권설정이전에 출원공고제도 및 이의신청제도를 두고 있었으나, 개정법에 의하면 이의신청은 상표권부여후에 가능하다. 이의신청에 의하여 등록이 거절되는 비율이 1%에도 달하지 못하는 정도이며, 이정도의 성립률로 인하여 다른 많은 상표권의 성립이 지연되는 불합리성을 해소하여 조기권리화가 가능하도록 하였다
6. 불사용상표에 대한 취소심판의 개선 - 개정법에 의하면, 누구든지 불사용을 이유로 취소심판을 청구할 수 있다. 즉 법률상의 이해관계인에 한하지 않는다. 또한 불사용취소심판전 3개월이내에 상표권자 등에 의한 등록상표의 사용에 대해서는 정당한 이유가 있는 경우를 제외하고는 등록상표의 사용으로 간주하지 않으므로 취소를 면할 수 없다. 불사용취소심판에 있어서 취소효과는 심판청구일로 소급된다. 즉 심결확정일로부터 그 등록상표권이 소멸하는 것이 아니고 심판청구일로부터 상표권이 소멸되므로 불사용취소심판의 심리기간의 장단에는 영향을 받지 않는다
7. 상품 및 서비스 구분에 관한 문제점을 개선 - 상품 및 서비스의 구분에 관한 국제분류가 도입(1992년도입)되기 전의 출원에 의한 상표권에 대하여 상표권자의 신청에 의해 상표권의 지정상품을 개서하도록 하였다. 즉, 신 구상품구분을 통일화하여 검색 및 조사의 편의 향상과 구구분권리의 불공평성을 해소하기 위하여 기존의 상표권 약 130만건에 대하여 상표권자에게 구상품구분을 현행 국제분류로 개서하도록 한 것이다. 따라서 1899년법 또는 1909년법에 의한 지정상품은 1998년 4월1일부터 개서할 수 있고, 1921년법에 의한 지정상품은 1999년 4월1일부터 개서할 수 있으며, 1959년법에 의한 지정상품은 2000년 4월1일부터 개서신청을 할 수 있다.
8. 단체상표제도 도입- 민법규정에 의하여 설립된 사단법인 또는 사업협동조합 기타 특별법에 의거 설립된 조합 또는 이에 상당하는 외국법인이 그 구성원에 의해 사용될 상표에 대하하는 단체상표의 상표등록을 받을 수 있다
9. 출원인의 업무기재 폐지 - 출원인의 업무는 사용의무의 강화를 위하여 출원서에 기재되어야 하였으나, 사실상의 제도의 실효성은 낮고, 상표법조약에의 대응을 위하여 이를 폐지하였다
10. 저명상표의 보호강화 - 외국의 주지 저명상표 및 국내상표에 대한 부정목적의 출원을 배제한다. 또한 전국적으로 저명한 상표와 동일 유사한 상표의 출원에 대해서는 출처의 혼동 우려 유무에 관계없이 그 명성에 편승하거나 그 저명성의 희석화등 부정한 목적을 배제시키는 것이 타당하므로 이러한 출원을 거절한다.
11. 그외에도 출원서 및 각종신청서의 양식이 간소화되었고, 다건1통방식을 채용하였으며, 상표권이전시 일간신문에의 공고의무를 폐지하며, 출원에 대한 대리권의 효력은 등록후에도 계속되게 하여 상표관리인 등에 대해 별도 등록이 필요없게 되었고, 일괄납부하도록 되어있던 상표등록료는 분할하여 납부할 수 있으며, 상표권침해에 관하여 법인에 대하여는 중벌규정이 도입되었다
(한국 ---> 미국) 1995년 통계에 의하면, 일본특허청에 특허및실용신안등록출원된 건은 총 384101건이며, 이중 한국에서 일본으로 특허출원된 건은 1905건(0.05%)이며, 또한 일본특허청에 상표출원된 건은 총 179689건이며, 이중 한국에서 일본으로 상표출원된 건은 356건(0.02%)이다
(미국 --> 한국) 1995년 통계에 의하면, 한국특허청에 특허및실용신안등록 출원된 건은 총 138365건이며, 이중 일본에서 한국으로 특허출원된 건은 8502건(6.4%)이며, 또한 한국특허청에 상표출원된 건은 총 71852건이며, 이중 미국에서 한국으로 상표출원된 건은 3084건(4.3%)이다