본 장은 1997년 7월15일 최종적으로 변경되었읍니다
발명이 특허를 받기 위해서는 1)특허법상 발명일것 2)발명이 산업상 이용가능할것 3)새로운 일것(신규성이 있는 발명) 4)쉽게 창착될 수 있는 것이 아닐것(진보성이 있는 발명) 이어야 한다. 이를 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
양자 모두 기술적 창작이라는 점에서 동일하며, 단지 쉽게 창작할 수 없는 것은 특허로, '극히' 쉽게 창작할 수 없는 것은 실용신안으로 인식되고 있고, 일반적으로 실용신안은 작은발명으로 인식되어 있으나 구체적인 기준은 없다. 특허권은 존속기간이 출원일로 부터 20년이고, 실용신안권은 출원일로 부터 15년이며, 제조방법 또는 용도방법등 무형의 기술적 창작은 특허로만 보호를 받을 수 있고, 물건에 구체화된 형상 또는 구조에 관한 기술적 창작은 특허 또는 실용신안 중 어떤 권리로도 보호받을 수 있다. 그외에도 특허청에 납부하여야 할 출원수수료는 실용신안의 경우가 다소 저렴하다
특허출원시 필요한 서류로는 특허청 별지 제10호 서식의 출원서 정본 1부, 부본 2부 , 명세서, 요약서 및 도면(도면이 필요한 경우에만) 각 3부, 위임장(대리인이 있는 경우에만)이 기본적인 서류이다. 이중 명세서는 심사관의 특허판단대상서이고, 발명을 공개하는 기술문헌이며, 특허권발생후 권리내용을 명백히 하여 주는 권리서이다.
이와같이 발명의 기술내용이 상세히 기재된 서류인 명세서는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위가 기재되어야 하며, 특허에 관한 법률적인 경험이 있는 해당 기술전문가인 변리사에 의하여 작성되어야 강한특허 또는 넓은특허를 얻을 수 있어, 권리행사에 있어서 발생할 수 있는 분쟁을 사전에 예방할 수 있으며, 또한 분쟁이 발생한 경우 특허권자자 분쟁을 유리하게 이끌 수 있다.
특허청구범위는 명세서의 일부분으로서 보호받고자 하는 사항을 기재한 1 이상의 항(청구항)으로 이루어진다. 청구항은 1 이상의 독립항과 필요에 따라 1 이상의 종속항으로 기재되며, 발명의 구성에 있어서 없어서는 아니 되는 사항만을 명확 간결하게 기재한 것이다. 특허청구범위는 각종 침해소송과 특허심판에 있어서 권리의 판단근거가 된다
특허권에 기초하여 행사할 수 있는 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 의해 결정되며, 특허청구범위가 부적절하고 너무 상세하게 불필요한 부분까지 기재되어 유효한 권리행사가 불가능한 경우가 있으므로, 내실있는 권리의 획득을 위해서는 해당기술의 특허전문가와 상의하는 것이 바람직하다
소위 1 발명 1 특허출원의 원칙의 문제이며, 원칙적으론는 1 발명에 대하여는 1 출원만을 할 수 있다. 이와같은 원칙은 특허출원의 절차상 또는 관리상 요청되는 현실적인 여건때문에 법운용을 발명단위로 하기 위하여 도입된 것이며, 1 특허출원의 범위는 각국마다 다른 기준으로 법정되어 있다. 발명은 크게 장치 도구 물질등에 관한 물건의 발명과 제조방법 조립방법등에 관한 방법의 발명으로 구분되며, 또한 물건 및 방법의 용도에 대한 용도발명도 인정된다. 현재 1 특허출원의 범위는 다음과 같다.
이와같은 1출원의 범위에 벗어나는 출원은 거절되나, 출원인에게는 일정기간 내에 여러 발명을 각각의 출원으로 분할하여 출원할 수 있는 구제절차가 있다 (출원분할제도). 각각 분할된 출원은 원출원이 가지고 있던 모든 출원상의 이익을 그대로 가지므로, 분할된 출원의 출원일은 선원주의 적용에 있어서 원출원일로 소급된다
특허청에 출원된 특허출원은 출원일로 부터 1년6월이 경과하면, 특허출원을 포기 또는 취하하지 않는 한, 강제적으로 출원공개되고, 출원일로 부터 5년이내에 심사청구된 특허출원에 대하여 심사관의 심사후 거절이유가 없거나 또는 거절이유가 극복된 출원은 특허사정된다. 출원인은 출원공개 후 특허권설정등록전에 출원에 속하는 발명을 실시한 자에 대하여 서면경고한 경우에 통상 받을 수 있는 보상금의 지급을 청구할 수 있다 (보상금청구권). 1997년7월1일 이전의 특허법에 의하면 심사관이 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허권설정등록전 출원공고하여 제3자로부터 이의신청을 받아들여 해당 특허출원을 재심사하였으며, 출원공고 후 특허권설정 전에는 특허권에 준하는 권리(임시보호권)를 인정하였으나, 1997년7월1일이후에 시행되고 있는 개정특허법에 의하면, 출원공고제도와 특허권설정등록전 이의신청제도는 폐지되었다.
보상금청구권은 특허권설정등록이 있은 후에 행사할 수 있으며, 또한 해당 특허출원이 포기, 무효, 취하되거나, 또는 거절사정이 확정된 경우 또는 특허권설정등록후 이의신청에 의해 특허권이 취소된 경우에는 처음부터 보상금청구권은 발생하지 아니한 것으로 본다
특허권이란 새로운 발명의 공개에 대한 대가로 부여되는 독점배타적 권리이기 때문에 동일한 발명에 대하여는 단 하나의 특허권만이 허여되고, 동일한 발명에 대한 출원이 다수 존재할 때에는 특허청에 먼저 출원한 발명만이 특허권을 얻을 수 있다. (선원주의)
물론 선원주의는 실질적인 최선의 발명자가 충분히 보호되지 못한다는 단점도 있으나, 신속한 심사에 의한 조기 권리부여라는 행정적 목적에 일치하며, 미국을 포함한 극소수의 국가를 제외하고는 거의 모든 국가가 선원주의를 채택하고 있는 세계적은 추세이다
특허출원인은 특허청에 계속중인 특허출원을 자발적 의사에 의해 취하 또는 포기할 수 있다. 취하서를 제출하여 등록하면 취하의 효과가 생기며, 출원일로 부터 1년6월이내에 취하되어 출원공개되지 않은 출원의 발명은 장래에 재출원하여 권리를 얻을 수 있다는데 취하의 실익이 있다. 그러나, 특허출원을 포기하는 경우, 역시 포기서을 제출하여 등록하여야 포기의 효력이 발생하며, 취하의 경우와는 달리 선원주의를 적용함에 있어서 선원의 지위를 가지므로 장래에 동일한 발명의 출원이 있는 경우 거절되어 권리을 얻지 못한다. 특허출원의 포기의 실익은 타인이 동일발명에 대하여 장래에 특허를 받지 못하도록 하는 방어적의미이다
오늘날 기술개발의 형태는 기본발명을 중심으로 개량 내지 추가발명의 형태이며, 이미 출원된 본인의 기본발명에 대한 개량발명이 있는 경우, 출원인으로서는 기본발명과 개량발명은 하나의 출원으로 하여 권리를 얻으면, 후에 특허관리, 기술이전 또는 기타 경비절감 에 있어서 유리할 것이다. 이와같이 특허출원된 본인의 발명을 개량 또는 추가한 경우, 출원인은 기본발명의 출원 (선출원)과 후에 개량 또는 추가된 발명을 하나의 출원으로 함과 동시에 이미 출원된 기본발명의 모든 이익을 유지할 수 있는 제도가 소위 국내우선권제도이다
국내우선권제도를 활용하기 위하여는, 선출원이 특허청에 계속하고 있어야 하고, 선출원일로 부터 1년이내에 개량발명을 포함한 국내우선권출원을 하여야 하고, 선출원의 기본발명과 후에 발명된 개량발명 또는 추가발명이 발명의 단일성이 인정되는 1특허출원의 범위이어야 한다. 또한 국내우선권이 주장되어 출원된 경우 기본발명에 대한 신규성 진보성등에 대한 적용은 선출원일을 기준으로 하며, 개량발명에 대해서는 국내우선권출원일을 기준하여 적용된다
현재 대부분의 발명은 타인의 선행발명을 진보개량하는 발명이며, 진보개량된 발명이 산업발전에 공헌하는 바는 대단하므로 진보개량된 발명을 보호하는 것은 특허제도의 기본적인 목적과 일치하는 것이므로, 개량발명출원은 당연히 인정된다. 타인의 발명을 이용하는 발명이란 타인 선행발명의 구성을 전체에 걸쳐서 실시하고는 있지만 거기에 새로운 기술적요소가 덧붙여진 발명을 말한다
그러나, 타인의 재산권인 선행발명을 이용한 개량발명을 특허권자 자신이라도 실시할 때는 타인의 허락을 얻어야 실시할 수 있고, 허락을 받지 않고 실시하는 경우는 타인의 권리를 침해한 것이 되어 민형사적인 책임을 면할 수 없다. 그리고, 타인이 허락하지 않는 경우에는 특허청 심판소에 통상실시권허여심판을 청구하여 허여심결을 받아야 실시할 수 있다
일단 특허출원된 명세서 및 도면의 기재내용을 정정 보충하는 것을 말한다. 발명의 성질상 출원시점에 완전한 명세서의 제출을 요구하는 것은 출원인에게 가혹한 일이며, 또한 선원주의 적용상 우선적으로 특허청에 출원하여야 함을 고려할 때 특허출원후 일정한 시기 및 범위 내에서 명세서 및 도면을 보정할 수 있는 출원인의 권리는 당연히 인정되는 것이다
통상적인 특허출원의 보정은 심사관에 의해 거절이유통지를 받았을 때 행하여지며, 즉 심사관은 특허출원에 대하여 심사한 결과 거절이유가 있으면 근거를 제시하여 거절이유통지서를 를 출원인 또는 대리인에게 송달하면, 출원인 또는 대리인은 이를 반박하는 의견서를 제출하거나 또는 발명내용이 더욱 상세하게 기술되도록 명세서 및 도면에 대한 보정서를 제출하여 특허출원의 발명내용을 보정한다
그러나, 보정전의 명세서 및 도면와 보정후의 명세서 및 도면을 비교하여 기술적 창작이 실질적으로 변경된 경우의 보정은 허용되지 아니한다 (요지변경 금지의 원칙) . 그러므로, 보정이 허용된다고 하여도 일정한 한계가 있으므로 처음 출원시부터 권리범위를 넓게 확정되도록 명세서가 작성되어야 한다
기술적 창작은 특허권의 대상인 발명 또는 실용신안권의 대상인 고안으로 보호될 수 있으나, 양자의 구분이 명확하지 않으므로 발명 및 고안의 장려보호라는 특허제도의 목적을 달성하고 출원인의 권익을 보호하기 위하여 창작의 동일성을 유지한 채 특허출원을 실용신안등록출원으로 또한 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경하여 출원할 수 있다
특허출원을 실용신안등록출원으로 변경하기 위해서는 새로운 출원절차를 밟아야 하며, 즉 변경출원서와 더불어 새로운 실용신안등록출원서, 명세서, 도면을 제출하여야 하나, 일단 변경된 출원은 이미 가지고 있던 선출원의 모든 이익을 그대로 가지므로, 변경출원의 출원일은 선원주의를 적용함에 있어서 원출원일로 소급된다. 그러나, 변경이 가능한 시기가 법정되어있고, 특히 실용신안등록출원은 출원일로부터 3년이내에 심사총구를 하지 않으면 해당 실용신안등록출원은 취하된 것으로 간주되기 때문에 특허출원을 실용신안등록출원으로 변경출원함에는 주의가 요망된다
특허청에 제출된 특허출원은 출원일로 부터 1년6월이 경과하면, 특허청에 계속중인 모든 출원의 발명의 내용을 공개하여 심사지연과 발명내용의 장기간 미공개로 인하여 동업종에 있어서 중복투자 및 중복연구 등의 폐단을 제거하기 위하여 인정된 제도이다.
이와같은 출원공개에 의하여 출원인에게는 보상금청구권이 발생하며, 이 권리는 출원공개후 침해자에게 경고를 한 경우 경고로부터 특허권설정등록 전까지 통상받을 수 있는 보상금의 지급을 청구하는 권리이며, 출원공개가 있는 때에는 누구든지 당해 발명이 특허가 될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다
출원공고제도는 1997년7월1일이후 폐지되었다. 이전법에 의한 출원공고제도는 심사관이 출원내용을 심사한 결과 거절할 만한 이유를 발견할 수 없거나, 의견서 또는 보정서에 의해 지적된 거절이유가 극복된 경우에 그 출원내용을 일반에 공표하여 이의신청을 할 수 있도록 함으로써 심사의 협력을 구하는 것이다
출원공고제도는 심사관의 독단을 방지할 수 있고, 동종업자의 이중투자 및 이중연구를 방지할 수 있을 뿐아니라 심사의 공정성 및 완전성을 기하기 위한 제도이나, 1997년 7월 1일자 로 시행되는 개정특허법에 의하면, 이와같은 출원공고제도는 폐지되고, 따라서 심사관이 거절이유를 발견하지 못한 특허출원에 대하여는 특허사정하여 신속하게 권리화 시킬 수 있게되었다. 그리고 특허사정된 출원에 대하여 특허료를 납부한 경우 등록공고하며, 이후 3월이내에 이의신청할 수 있는 등록후 이의신청제도가 도입되어 시행되고 있다
출원공고된 특허출원의 내용에 이의가 있는 자가 일정한 사유를 들어 심사관에게 거절사정할 것을 요구하는 것이나, 1997년 7월1일 이후 시행될 개정특허법에 의해 출원공고에 대한 이의신청제도는 폐지되었고 등록공고에 의한 이의신청제도로 대체되었다. 즉, 출원공고후가 아닌 특허권설정등록에 의한 등록공고후 3월이내에 누구나 이의신청할 수 있다. 이의신청은 3인의 심사관으로 구성되는 이의심사부에 의해 심사되며, 특허권자는 명세서의 상세한설명 및 특허청구범위를 발명의 동일성이 인정되는 범위에서 한정하여 보정할 수있다
이의심사부는 이의신청이유가 인정될 때에는 그 특허를 취소한다는 취소결정을 하거나 이의신청이 이유없는 경우에는 그 특허를 유지한다는 유지결정을 할 수 있고, 이의심사부의 유지결정에 대하여는 이의신청인은 불복할 수 없으며, 다만 특허무효심판을 통하여 등록된 권리의 무효를 주장할 수 있다. 한편 이의심사부의 취소결정에 대하여는 특허권자는 결정통지를 받은 날로부터 30일내에 특허청항고심판소에 심판을 청구할 수 있다
심사관의 거절사정은 해당 특허발명에 대한 최종적인 확정은 아니다. 심사관의 특허출원에 대한 결정은 특허사정결정 또는 거절사정결정이며, 물론 특허사정된 특허출원은 특허료를 납부하면 특허권이 설정되며 권리를 행사할 수 있으나, 거절사정된 경우 특허출원인은 거절사정이 잘못된 판단에 의한 결정임을 주장하여 특허청항고심판소에 불복항고심판을 청구할 수 있다
불복항고심판청구시 그 청구에 관련된 명세서 또는 도면에 대하여 보정을 하는 경우 거절사정결정을 한 심사관에 의해 재심사되며, 이를 심사전치주의라 한다, 비록 재심사에 의해서도 특허사정되지 못하면 다시 특허청항고심판소에서 3인의 항고심판관에 의해 심리되어 특허사정될 수 있다. 또한 특허청항고심판소의 심결에 대하여 불복이 있는 경우 심결이 법령에 위반된 경우에 한하여 대법원에 상고할 수 있다
특허권은 특허청에 설정등록함으로써 발생하고, 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자는 특허료를 납부하여야 한다. 특허료는 존속기간중의 특허료를 일시로 납부할 수도 있고 분납할 수도 있으나, 특허권 설정등록을 위하여는 특허권 존속기간의 기산일로 부터 1년 내지 3년의 특허료는 반드시 납부하여야 하며, 특허료를 납부하지 않는 경우에는 특허출원은 포기된 것으로 본다. 납부금액은 특허청구범위의 청구항수에 따라 달라진다
현재 특허출원일로부터 특허권설정등록을 받기까지는 특허청의 심사적체로 인하여 약 3년이상이 소요되고 있다. 특허권의 존속기간은 특허권설정등록일로부터가 아니라 특허출원일로 부터 20년이며, 실용신안권의 존속기간은 실용신안등록출원일로 부터 15년이다. 이와같은 존속기간에 관한 규정은 1996년 7월1일부터 시행되고 있으나, 이규정을 적용하여 존속기간이 단축되는 1996년7월1일 이전의 특허권 또는 실용신안권에 대하여서는 종전의 규정을 적용한다. 종전의 규정이라는 것은 특허권의 존속기간을 출원공고일로 부터 15년, 실용신안권의 존속기간을 출원공고일로 부터 10년으로 규정한 것이다
일정한 경우에는 특허권의 존속기간을 5년이재에서 연장할 수 있는데, 즉 특허발명을 실시하기 위하여 국가로부터 허가 등록을 받아야 하고, 허가 등록을 위하여 필요한 시험으로 인하여 2년이상 특허발명을 실시할 수 없는 발명은 특허권존속기간 연장등록출원을 하여 연장등록사정을 받으면 존속기간이 연장된다
일단 유효하게 발생한 특허권이라도 일정한 무효사유에 해당하는 경우에는 이해관계인 또는 심사관의 청구로 특허청심판소의 심판절차에 의하여 특허권의 효력을 성립 당초에까지 소급적으로 상실시킬 수 있다. 일정한 무효사유는 법정된 무효사유이며 특허권자체에 실질적인 흠결이 있는 경우이며 단순한 절차상의 하자는 특허권무효사유에 해당되지 않는다
무효심판을 청구할 수 있는 자는 특허권의 존부여하에 따라 직접적이든 간접적이든 이해에 상당한 영향을 가져올 수 있는 이해관계인 또는 공익의 대표자인 심사관에 한하며, 특허권이 소멸된 후에도 무효심판청구의 실익이 있는 한 언제라도 청구할 수 있다
또한 무효심판이 계속중인 특허권은 심결이 확정될 때 까지는 특허권을 유효하게 실시할 수 있으며, 특허권을 실시한다는 것은 발명에 관련된 물건을 생산 사용 양도 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약하는 행위를 말한다
특허권을 둘러싸고 분쟁이 발생하는 경우 여러 해결방안이 있으나, 대법원의 최종심을 전제로 행정관청인 특허청이 그 전심으로서 행정행위로 부여된 특허권에 관한 분쟁을 해결하기 위하여 심판관의 합의체에 의해 행해지는 행정쟁송을 말한다
특허심판제도를 크게 대별하면 심판청구인의 청구내용의 당부를 심리하는 사정계심판과 심판청구인과 피청구인의 대립적인 구조하의 심판인 당사자계심판으로 분류되며, 거절사정에 대한 불복항고심판은 사정계의 대표적인 심판이며, 특허무효심판은 당사자계의 대표적인 심판이다
현재에는 특허청심판소와 항고심판소가 특허심판절차를 관장하고 있으나, 1998년3월1일이후에는 현재의 특허청심판소와 항고심판소를 통합하여 특허심판원이 설립되어 특허심판의 1심절차를 담당하고, 특별법원인 고등법원급의 특허청심판원의 심결을 심리하는 2ㅅ미절차를 담당하게된다. 2심에 불복이 있는 경우 대법원으로의 산고 역시 가능하다
특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 따라서 특허권자 이외의 제3자는 특허권자에 대하여 불가침의무가 부가되며, 정당한 이유없이 타인의 특허발명을 실시한 때에는 특허권 침해가 된다. 또한 현실적으로 직접적으로 특허권을 침해하는 것은 아니지만 침해행위의 전단계에 해당하는 일정행위, 예를들면 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산 양도 대여 하는 등의 행위 역시 간접침해로 인정된다
특허권자는 침해자에 대하여 손해배상청구권, 침해금지 및 예방청구권, 신용회복청구권, 부당이득반환청구권을 행사할 수 있으며, 후일 소송상의 유리한 위치를 선점하기 위하여 특허권침해에 대한 경고를 할 수 있다.
실시권이라 함은 특허권자 이외의 자가 특허발명을 일정범위 내에서 업으로서 실시할 수 있는 권리이며, 당사자간의 계약에 의한 약정실시권, 법률규정에 의하여 발생하는 법정실시권, 특허청에서 강제적으로 부여하는 강제실시권이 있다
약정실시권에는 특허권과 동일의 효력이 있어 타인의 침해를 배제할 수 있는 물권적 효력을 가지는 전용실시권과 단지 실시할 수 있는 채권적 효력을 가진 통상실시권이 있고, 전용실시권은 특허청에 등록하여야 효력이 발생하며, 통상실시권은 당사자간의 계약체결과 동시에 효력이 발생하며 특허청에의 등록은 단지 제3자에 대한 대항요건인 통상실시권이 있다
전용실시권설정등록을 위하여 필요한 서류는 전용실시권등록신청서, 전용실시권설정계약서, 특허권자의 인감증명서 등이며, 통상실시권설정등록을 위하여 필요한 서류는 통상실시권설정등록신청서외에 실시허락서, 특허권자의 인감증명서 등이다
재산권으로의 특허권은 당연히 이전될 수 있으며, 또한 포기할 수도 있다. 특허권의 이전은 상속 양도등을 원인으로 하여 이전될 수 있으나, 양도계약에 의한 것이 가장 주된 원인이며, 양도에 의한 이전은 특허청에 등록하여야 효력이 발생한다. 상속 또는 기업합병에 의한 이전은 특허청에 등록하지 아니하여도 효력이 발생하지만, 지체없이 그 취지를 특허청에 신고하여야 한다
특허권의 양도하는 경우 양도인인 특허권자의 인감이 날인된 양도증과 인감증명이 있어야 하며, 특허권이 공유인 경우 타공유자의 동의가 있어야 한다. 특허권이 이전될 경우 그 이전의 효력이 발생하기 전에 이미 그 위에 존재한 모든 법정실시권 등 등록을 요하지 않는 실시권, 등록을 요하는 실시권으로서 등록한 것, 그리고 등록된 담보권은 특허권에 부수하여 이전된다
특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허품에 특허표시를 공시할 수 있으나, 이는 강제규정이 아닌 임의규정이다. 그러나, 특허표시를 한 물건에 관련된 발명을 제3자가 침해한 경우 침해자의 고의성이 추정된다고 할 것이다. 특허가 된 것이 아닌 물건등에 관하여 허의표시를 하여 거래상 유리성 및 특허에 대한 공중의 신의를 악용하여 공중을 오인하게 하는 행위는 허위표시죄을 구성하여 3년이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금형으로 처벌된다